판례번호200532

‘모기퇴치기, 모기유인퇴치기’ 등을 사용상품으로 하고 “블랙홀”, “BLACK HOLE”로 구성된 선사용상표들의 사용자인 甲 주식회사가 지정상품에 ‘전기모기채취기, 초음파살충기’ 등을 포함하고 있는 등록상표 “”의 상표권자 乙을 상대로 등록무효심판을 청구하였는데 특허심판원이 인용하는 심결을 한 사안에서, 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 등록무효로 되어야 한다고 한 사례


‘모기퇴치기, 모기유인퇴치기’ 등을 사용상품으로 하고 “블랙홀”, “BLACK HOLE”로 구성된 선사용상표들의 사용자인 甲 주식회사가 지정상품에 ‘전기모기채취기, 초음파살충기’ 등을 포함하고 있는 등록상표 “”의 상표권자 乙을 상대로 등록무효심판을 청구하였는데 특허심판원이 인용하는 심결을 한 사안이다.
선사용상표들의 사용 기간, 방법, 태양 및 이용범위, 광고 내역 등을 종합하여 거래실정 또는 사회통념에 비추어 보면, 선사용상표들은 등록상표의 출원일 당시 국내 수요자들 사이에서 甲 회사의 모기퇴치기 제품을 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었다고 보이고, 등록상표와 선사용상표들의 외관이 동일하지 않더라도 등록상표가 요부인 “BLACK HALL” 및 “블랙홀” 부분만으로 호칭·관념될 경우 등록상표와 선사용상표들은 호칭 및 관념이 동일·유사하며, 선사용상표들이 사용상품과 관련하여 “모기 등 해충을 빨아들여 빠져나올 수 없도록 하는 장치”라는 이미지를 연상시킴으로써 우수한 효능을 강조하거나 암시하는 표장인 점, 등록상표를 출원하면서 선사용상표들의 사용상품과 동일·유사한 전기모기채취기 등을 지정상품에 포함한 점, 등록상표가 출원되기 전 이미 모기퇴치기 등 관련 업계에 선사용상표들이 알려져 있는 상황에서 乙이 선사용상표들의 존재를 전혀 알지 못하였다고 보기 어려운 점, 乙이 제작한 카탈로그에는 초음파해충퇴치기 등의 상품에 선사용상표들과 동일·유사한 표장이 부착된 자료가 게재되어 있는 점 등에 비추어, 乙이 선사용상표들을 모방하여 그와 호칭 및 관념에서 어떠한 차이를 발견할 수 없을 정도로 매우 유사한 등록상표를 출원함으로써 선사용상표들에 축적된 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 있었다고 보이므로, 등록상표가 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호에 해당하여 등록무효로 되어야 한다고 한 사례이다.